商標駁回復(fù)審程序中應(yīng)否考慮申請商標的知名度

一、引言    

北京拜克洛克科技有限公司訴國家工商行政管理總局商標評審委員會OFO商標駁回復(fù)審行政訴訟一案得到北京知識產(chǎn)權(quán)法院的支持。北京知識產(chǎn)權(quán)法院認為申請商標在引證商標申請日之前經(jīng)過大量的使用已經(jīng)與原告形成了穩(wěn)定唯一的對應(yīng)關(guān)系，可以與引證商標相區(qū)分，據(jù)此撤銷了被訴裁定。該案的典型特點是法院在判斷商標是否近似時考慮了申請商標的知名度證據(jù)。但在最高人民法院(2016)最高法行申362號行政裁定(以下稱“362號裁定”)中指出：為了保證程序正當性，商標駁回復(fù)審程序中通常不應(yīng)當考慮知名度證據(jù)。該裁定是最高人民法院確定的2016年度指導(dǎo)案例。北京知識產(chǎn)權(quán)法院在多個判決中已經(jīng)援引該指導(dǎo)案例裁判駁回商標申請人關(guān)于經(jīng)過長期使用可以與引證商標相區(qū)分的主張。但是OFO商標駁回復(fù)審行政訴訟卻恰恰考慮了申請商標的知名度證據(jù)，裁判理由似乎與指導(dǎo)案例相左，但實際上該判決并不違背指導(dǎo)案例所確定的裁判規(guī)則，該判決恰恰體現(xiàn)了指導(dǎo)案例的司法精神。所以筆者依次為契機討論一下在商標駁回復(fù)審程序是否應(yīng)當考慮與知名度證據(jù)的問題。

二、（2016）最高法行申362號裁定的內(nèi)容

最高人民法院在第362號裁定中認定：“商標駁回復(fù)審案件為單方程序，因此引證商標持有人不可能作為訴訟主體參與到該程序中，有關(guān)引證商標知名度的證據(jù)因而在該程序中無法得以出示，在缺乏對申請商標，特別是引證商標進行充分舉證和辯論的情況下，商標知名度實際上無法予以考慮。否則，將有違程序的正當性”。“在單方程序僅審查商標標識本身近似問題時，基于標識的部分識別部分近似認定商標近似，有助于拉開申請商標與引證商標之間的距離，避免申請商標和引證商標之間可能產(chǎn)生的混淆和誤認。我們不愿意看到，單方程序中有關(guān)商標標識近似的判斷標準被所謂的個案審查所消解，有關(guān)判斷標準的進一步明晰，有利于引導(dǎo)商標注冊申請的規(guī)范化、誠信化，確保商標法立法目的的實現(xiàn)”。

上述裁判理由可以簡單歸納為兩點：一、引證商標持有人無法參與駁回復(fù)審程序無法出示引證商標知名度證據(jù)，也不能對申請商標知名度證據(jù)進行充分質(zhì)證和辯論，若僅考慮申請商標知名度證據(jù)，則有違程序正當性。二、僅審查標識本身近似程度有利于明晰判斷標準，有利于引導(dǎo)商標注冊申請的規(guī)范化、誠信化。

三、對362號裁定的評價    

（一）僅審查標識本身，利于明晰近似標準，在制度上限制行政和司法機關(guān)“個案審查”，從而引導(dǎo)商標注冊申請規(guī)范化、誠信化。

相信很多商標律師和商標申請人都對行政機關(guān)在行政程序和司法程序中主張的“個案審查原則”有不同程度的意見。所以當筆者看到最高院裁定中載明“不愿看到商標標識近似的判斷標準被所謂的個案審查所消解”這一鮮明立場時是難掩激動之情的。

顯然，最高院認為影響行政機關(guān)的個案審查的主要因素是“知名度證據(jù)”，駁回復(fù)審程序不再考慮知名度證據(jù)，行政機關(guān)即沒有了“個案審查”的事實依據(jù)。筆者對裁定中的“規(guī)范化”、“誠信化”的理解是行政機關(guān)審查的規(guī)范化和商標申請人申請注冊和使用商標的誠信化。即如果駁回復(fù)審單方程序中不再考慮知名度證據(jù)，則行政機關(guān)就能嚴格執(zhí)行相關(guān)的審查標準，從而限制或杜絕“權(quán)利尋租”的空間。商標申請人也能合理預(yù)期如果商標標識近似，是無法通過大量使用獲得注冊的，從而調(diào)整自己的經(jīng)營行為，避免大規(guī)模盲目使用，更能杜絕商標申請人意圖偽造使用證據(jù)獲得注冊的想法。所以筆者認為在駁回復(fù)審程序中僅審查標識本身，可以在一定程度上明晰審查標準，規(guī)范審查行為，引導(dǎo)商標注冊申請的誠信化。

（二） 駁回復(fù)審程序中考慮申請商標知名度并不違背正當程序原則。

雖然筆者認為僅審查標識本身，可以明晰判斷標準，引導(dǎo)商標注冊申請的規(guī)范化和誠信化，但是筆者并不認為駁回復(fù)審程序中考慮申請商標的知名度違背了正當程序原則。

《商標法》第二章、第三章規(guī)定的商標注冊程序包含“申請、審查、核準”，申請是對主體資格證明文件等材料的形式審查;審查程序包含商標局前期審查程序、駁回復(fù)審程序、異議程序三個程序;駁回復(fù)審僅是商標注冊程序的一個“支程序”，而三個程序的設(shè)計都有其本身的制度價值。雖然引證商標持有人無法參與到駁回復(fù)審程序中，但卻可以參與到異議程序中，在異議程序中其完全可以出示引證商標的知名度證據(jù)并對商標申請人的證據(jù)予以充分質(zhì)證和辯論，即便行政機關(guān)考慮了引證商標的知名度后仍然認為兩商標不構(gòu)成近似商標，引證商標持有人仍然具有提起無效宣告的權(quán)利。所以《商標法》注冊程序中的制度設(shè)計完全考慮了程序正當性要求，避免損害了引證商標權(quán)利人的程序權(quán)益。

恰巧相反，如果駁回復(fù)審中一律不考慮申請商標知名度，則商標申請人沒有任何的救濟機會去出示自己的知名度證據(jù)，反而有違程序正當。

（三） 商標駁回復(fù)審程序中一律不考慮知名度證據(jù)，不符合現(xiàn)實情形。

1.一律不考慮知名度證據(jù)沒有明確法律依據(jù)，且與現(xiàn)行的司法政策相悖。

在目前的商標法律制度框架內(nèi)，并沒有具體的法律規(guī)范規(guī)定商標駁回復(fù)審中一律不考慮知名度證據(jù)，雖然最高人民法院將第362號裁定列為指導(dǎo)性案例，但最高院歸納的裁判規(guī)則是這樣表述的：由于商標駁回復(fù)審程序為單方程序，引證商標權(quán)利人并無機會提交有關(guān)引證商標知名度的證據(jù)。為維護程序的正當性，在商標駁回復(fù)審程序中通常 不應(yīng)當考慮與知名度有關(guān)的證據(jù)。最高院使用的是“通常不考慮”而非“絕對不考慮”，“通常不考慮”意味著在特殊情況下可以考慮?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第一條明確規(guī)定：人民法院在審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件時，對于尚未大量投入使用的訴爭商標，在審查判斷商標近似和商品類似等授權(quán)確權(quán)條件及處理與在先商業(yè)標志沖突上，可依法適當從嚴掌握商標授權(quán)確權(quán)的標準，充分考慮消費者和同業(yè)經(jīng)營者的利益，有效遏制不正當搶注行為，注重對于他人具有較高知名度和較強顯著性的在先商標、企業(yè)名稱等商業(yè)標志權(quán)益的保護，盡可能消除商業(yè)標志混淆的可能性;對于使用時間較長、已建立較高市場聲譽和形成相關(guān)公眾群體的訴爭商標，應(yīng)當準確把握商標法有關(guān)保護在先商業(yè)標志權(quán)益與維護市場秩序相協(xié)調(diào)的立法精神，充分尊重相關(guān)公眾已在客觀上將相關(guān)商業(yè)標志區(qū)別開來的市場實際，注重維護已經(jīng)形成和穩(wěn)定的市場秩序 。該意見明確指出在商標授權(quán)確權(quán)案件中，對于使用時間較長、已建立較高市場聲譽和形成相關(guān)公眾群體的訴爭商標，應(yīng)當充分尊重相關(guān)公眾已在客觀上將相關(guān)商業(yè)標志區(qū)別開來的市場實際?？梢?，該意見的觀點是在商標授權(quán)案件(駁回復(fù)審)中，在一定條件下是可以考慮訴爭商標的知名度證據(jù)的。

2.“先使用，后申請”是目前商標使用和注冊關(guān)系的常態(tài)，一律不考慮知名度證據(jù)不利于切實保護在先使用人。

目前國人的知識產(chǎn)權(quán)意識仍然欠缺，很多創(chuàng)業(yè)者在創(chuàng)業(yè)前期并沒有意識去申請商標，即便申請人具備“糧草未動，商標先行”的意識也迫于時間、資金、人力等各方面的壓力而不能很好的處理商標事宜，甚至很多創(chuàng)業(yè)者認為只要提交了注冊申請就可以隨便使用商標了。

目前的商標審查實踐是商標從申請到獲權(quán)至少需要一年的時間，在這一期間商標申請人不可能不去使用商標，而對于一些“爆款”品牌，在互聯(lián)網(wǎng)的大環(huán)境下，短短幾個月就能形成極高的市場知名度。所以如果駁回復(fù)審中一律不考慮知名度證據(jù)，將會給這一部分群體造成的損害。

3，駁回復(fù)審中一律不考慮申請商標的知名度不利于打擊日益猖獗的商標搶注行為。

現(xiàn)在的職業(yè)商標搶注者會通過各種渠道獲得商標信息進行搶注、囤積，引證商標申請人往往只比申請商標申請日早幾個月甚至早幾天，而且，隨著這些商標搶注者的法律敏感度的不斷提升，現(xiàn)在都會采用一定障眼法以掩蓋其搶注、囤積的目的，例如其并不搶注完全相同的商標，而是采用添字、增加其他顯著要素的形式，只要能達到阻礙真正的商標使用人獲得注冊的目的即可。

當然筆者也認同，如果引證商標涉嫌搶注，則商標申請人完全可以對其提起異議和無效宣告后再重新申請。但道高一尺、魔高一丈，職業(yè)商標搶注者的目的并非獲得商標專用權(quán)，而是以商標為砝碼要挾巨額賠償金或商標轉(zhuǎn)讓費，所以職業(yè)商標搶注者往往會每隔一段時間就補充申請一次，即便在先搶注的商標最終被無效也有后續(xù)申請的商標業(yè)能阻礙權(quán)利人獲得注冊，而商標確權(quán)程序周期明顯長于授權(quán)程序周期的現(xiàn)實情形下，將導(dǎo)致商標授權(quán)程序的輪空，這將會導(dǎo)致權(quán)利人3-4年才能最終獲得商標權(quán)，3-4年的時間商標搶注者的牟利目的基本上也已經(jīng)實現(xiàn)了。而且搶注者不斷申請商標的同時，其會在應(yīng)用軟件市場(例如騰訊應(yīng)用寶、蘋果APPSTORE)發(fā)起投訴，一旦應(yīng)用市場下架相關(guān)商品，權(quán)利人將會遭受致命性的打擊，所以商標權(quán)利人迫于此種壓力以及考慮到獲權(quán)的漫長的程序而不得不高價將被搶注的商標買過來。以上是商標搶注者慣用的伎倆，雖然現(xiàn)在的司法政策是嚴厲打擊此種囤積商標、非法牟利的行為，很多法院對此種惡意投訴的行為已經(jīng)給予了否定性評價，但就目前的情形來看，這些措施仍然是杯水車薪。所以說，對于此種商標在先使用人已經(jīng)可以證明自己在先使用而形成了穩(wěn)定唯一對應(yīng)關(guān)系的情形也不予以考慮的話，必然會被商標搶注者加以利用，助長惡意搶注之風(fēng)。

四、不考慮知名度證據(jù)為原則，考慮知名度證據(jù)為例外

正如上文論述，雖然在駁回復(fù)審程序中僅比對商標標識本身有利于明晰判斷標準，限制不合理的個案審查空間，但如果在駁回復(fù)審程序中一律不考慮申請商標的知名度證據(jù)將會導(dǎo)致個顯失案公平，所以筆者認為在商標駁回復(fù)審程序中應(yīng)當以“不考慮知名度證據(jù)為原則，考慮知名度證據(jù)為例外”為標準，而且需要明確此種“例外”的構(gòu)成要件。

（一）例外情況下考慮知名度證據(jù)有司法政策指引。

1.最高院歸納的裁判規(guī)則是“為維護程序的正當性，在商標駁回復(fù)審程序中通常不應(yīng)當考慮與知名度有關(guān)的證據(jù)”。最高院使用的“通常不考慮”而非“絕對不考慮”，“通常不考慮”意味著在特殊情況下可以考慮。

2. 《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第1條對于使用時間較長、已建立較高市場聲譽和形成相關(guān)公眾群體的訴爭商標，應(yīng)當準確把握商標法有關(guān)保護在先商業(yè)標志權(quán)益與維護市場秩序相協(xié)調(diào)的立法精神，充分尊重相關(guān)公眾已在客觀上將相關(guān)商業(yè)標志區(qū)別開來的市場實際，注重維護已經(jīng)形成和穩(wěn)定的市場秩序。

3.北京市高級人民法院《商標授權(quán)確權(quán)案件審理指南》(征求意見稿)也明確：“在商標授權(quán)行政案件中，商標近似性的判斷一般以訴爭商標標志與引證商標標志本身進行比較為準，訴爭商標的市場知名度可以不予考慮，但是當事人能夠證明其訴爭商標在引證商標申請日前已持續(xù)使用，并已經(jīng)形成穩(wěn)定的市場秩序能夠與引證商標相區(qū)分的除外”

（二）考慮知名度證據(jù)的例外情形應(yīng)有明確的標準

1.當事人提交的證據(jù)應(yīng)是引證商標申請日之前的證據(jù)。

2.當事人提交的證據(jù)可以證明在引證商標申請日之前訴爭商標已經(jīng)與原告形成穩(wěn)定的對應(yīng)關(guān)系。

（三）考慮知名度證據(jù)的例外情形并不違背指導(dǎo)案例所確定的司法精神，恰恰是指導(dǎo)案例司法精神的體現(xiàn)。

1. 只有引證商標申請日之前的證據(jù)才能被考慮可以引導(dǎo)商標申請人在已經(jīng)有在先權(quán)利的情況下避免盲目使用，從而引導(dǎo)商標注冊申請的誠信化。

2. 只有引證商標申請日之前的證據(jù)才能被考慮可以限制和明確行政機關(guān)審查標準的規(guī)范化。

3. 只有能證明已經(jīng)在引證商標申請日之前已經(jīng)與其形成穩(wěn)定的對應(yīng)關(guān)系的證據(jù)才會被考慮限制了行政機關(guān)和司法機關(guān)自由裁量的空間。

4. 實踐中申請商標能滿足上述兩條件的情況極少，所以不會對指導(dǎo)案例確定的裁判規(guī)則造成沖擊，而且商標持有人有商標異議程序、無效宣告程序等保障其程序、實體權(quán)益。

5. 例外情形下考慮申請商標的知名度證據(jù)既保證了程序正義，也體現(xiàn)了“實質(zhì)正義”。

五、OFO商標駁回復(fù)審行政案件的評價

在本案中，訴爭商標與引證商標并非相同商標，標識本身具有一定的差異。原告在評審階段以及訴訟階段，提交的大部分知名度證據(jù)都是經(jīng)過公證機關(guān)公證的證據(jù)，真實性可靠;證據(jù)體現(xiàn)的內(nèi)容大多來源于第三方，客觀性具備;證據(jù)的形成時間以及證明的事實都是在引證商標申請日之前，符合目前的司法政策;最為重要的是原告提交的這些證據(jù)可以證明訴爭商標經(jīng)過長期的使用已經(jīng)形成了穩(wěn)定的市場秩序，訴爭商標已經(jīng)與原告形成了唯一對應(yīng)關(guān)系，可以與引證商標相區(qū)分。所以本案完全具備了在商標駁回復(fù)審中可以考慮知名度證據(jù)情形的所有要件，具有一定的典型性。　　

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