必看！美國商標注冊申請基礎(chǔ)介紹

所謂美國商標的申請基礎(chǔ)，是指已向美國專利商標局提交注冊申請的商標所采用的美國商標法中規(guī)定的提交申請的法律“基礎(chǔ)”。一件美國商標注冊申請中必須有一個或多個申請基礎(chǔ)。美國商標法中規(guī)定的商標申請基礎(chǔ)共有四種，具體如下。想了解更多商標注冊知識，或是其他知識產(chǎn)權(quán)方面的問題，歡迎關(guān)注知春路知識產(chǎn)權(quán)注冊商標流程及費用我們有問必答!

1、實際使用（Use in commerce basis）：根據(jù)美國商標法第1條a款[Section 1(a)]的規(guī)定，即申請商標在提交申請日期前已經(jīng)在美國實際投入商業(yè)使用。

商標使用，主要是指帶有該商標的產(chǎn)品已經(jīng)在美國市場上銷售、服務(wù)已經(jīng)在美國本土開展或者在美國媒體上做了宣傳廣告。如果以實際使用為基礎(chǔ)提交美國申請，需要申請人提供：1）商標投入商業(yè)使用的證據(jù)（如至少提供一張帶有商標圖樣的產(chǎn)品照片或服務(wù)宣傳冊等），2）在美國和世界其他國家/地區(qū)首次使用該商標的日期（需精確到年月），3）商標已經(jīng)投入商業(yè)使用的宣誓或聲明。

2、意向使用（Intent-to-use basis）：根據(jù)美國商標法第1條b款[Section 1(b)]的規(guī)定，即申請商標在提交申請時尚未在美國實際投入商業(yè)使用，但是申請人有將商標在美國進行商業(yè)使用的真實意圖（Bona Fide）。

由于“意向使用”基礎(chǔ)是一種可以被接受的“申請基礎(chǔ)filing basis”，但是并非商標的“注冊基礎(chǔ)registrationbasis”，其須通過及時提交使用證據(jù)或宣誓將“提交基礎(chǔ)”改為“注冊基礎(chǔ)”，才能最終被核準注冊。提交使用證據(jù)，通常是在商標通過審查后，自下發(fā)準予注冊通知（Notice of Allowance）之日起的最多三年內(nèi)提交。否則，該商標申請將被視為放棄。

3、國外注冊（Foreign registration basis）：根據(jù)美國商標法第44條e款[Section 44(e)]的規(guī)定，申請人在其原屬國有一件在相同商品/服務(wù)項目上在先相同注冊商標。以國外注冊為基礎(chǔ)提交美國商標申請，需要滿足以下幾點要求：

(1)原屬國國內(nèi)基礎(chǔ)商標注冊證復(fù)印件、掃描件或商標注冊機關(guān)出具的注冊證明等注冊證明文件，且文件在美國專利商標局基于該原屬國國內(nèi)注冊證件下發(fā)注冊證時有效。

(2)擬在美國申請保護的商品/服務(wù)范圍不能超出原屬國國內(nèi)商標注冊的商品/服務(wù)范圍；

(3)原屬國國內(nèi)基礎(chǔ)商標注冊證明文件的英文翻譯（若原文件非英文）；

(4)申請人將商標投入商業(yè)使用的真實意圖和自申請之日起將商標投入使用的真實意圖的宣誓或聲明。

4、國外申請（Foreign application basis）：根據(jù)美國商標法第44條d款[Section 44(d)]的規(guī)定，申請人在其原屬國在相同商品/服務(wù)項目上有一件在先相同商標申請，且申請日是在美國商標申請日的6個月以內(nèi)。該種申請基礎(chǔ)也稱為“國外優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)（foreign priority basis）”?；谠摲N申請基礎(chǔ)提交，則原屬國必須是美國也加入的一個有享受優(yōu)先權(quán)規(guī)定的國際性公約或條約的成員國，或向美國提供優(yōu)先權(quán)互惠國待遇的國家。

在一件美國商標申請中，若可以滿足多個申請基礎(chǔ)的要求，則可以同時主張多個申請基礎(chǔ)。但是，在同一件申請的相同商品/服務(wù)項目上，不能同時主張所述實際使用和意圖使用兩種申請基礎(chǔ)。一件商標除了有一件可以被官方接受的申請基礎(chǔ)（filing basis）外，還必須有一件注冊基礎(chǔ)（registration basis），才能最終取得注冊，這也是美國使用在先原則制度的核心所在。

注冊基礎(chǔ)共有兩種，即上述實際使用和國外注冊。若申請的時候采用的是意向使用或國外申請，則在商標正式被核準注冊授權(quán)之前需提供所述一種或兩種注冊基礎(chǔ)，即將商標的申請基礎(chǔ)轉(zhuǎn)化成注冊基礎(chǔ)后才能被正式核準注冊。

對于多類別的同一件商標申請（一標多類申請），不同的類別可以選擇不同的申請基礎(chǔ)，同一個類別商品/服務(wù)，也可以選擇不同的申請基礎(chǔ)。若在同一件商標申請中聲明多種申請基礎(chǔ)，則需要在申請中明確說明，并將聲明不同申請基礎(chǔ)的商品或類別明確區(qū)分。另外，若同一件申請中主張多個申請基礎(chǔ)，則還須明確聲明是部分商品還是全部商品主張多個申請基礎(chǔ)。在商標正式核準注冊前，根據(jù)情況或需要可將申請基礎(chǔ)轉(zhuǎn)化成另外一種基礎(chǔ)。

另外，由于美國是《商標國際注冊馬德里協(xié)定有關(guān)議定書》成員國，還可以通過馬德里國際注冊指定美國的方式在美國進行商標注冊和保護，即馬德里注冊領(lǐng)土延伸到美國，本次不再詳細介紹。但是，需要注意的一點，馬德里指定美國注冊的申請方式是與單一美國申請的方式彼此獨立，沒有關(guān)系，不能互相轉(zhuǎn)化。

美國商標申請的方式選擇

遞交使用證據(jù)是許多中國企業(yè)在申請美國商標時非常關(guān)注且左右為難的問題。很多申請人在申請美國商標時都會采用“實際使用”、“意圖使用”的基礎(chǔ)在美國提交單一商標申請，但實際上只有很少的一部分商標真正在美國投入實際商業(yè)使用，這樣做的風險在于非常容易被他人基于未實際使用或遞交了虛假使用聲明而撤銷。如情況嚴重的還有可能被罰款或拘禁。

綜合考慮，如申請人只是為以后進入美國市場做鋪墊，建議通過馬德里途徑進行美國商標注冊，或如果商標在國內(nèi)已經(jīng)注冊成功，也可以基于國內(nèi)商標注冊在美國提交申請。對于已經(jīng)在美國開展業(yè)務(wù)的申請人，則建議通過單一申請的方式快速獲得商標注冊。

美國審查意見通知

提起美國商標申請，除了申請基礎(chǔ)問題外，不可避免的一個問題就是美國的審查意見通知，比如：商品審查意見通知，使用證據(jù)審查意見通知，商標描述審查意見，商標申請基礎(chǔ)審查意見通知等。本次筆者也順便簡單談一下與主題相關(guān)的一種常見的審查意見通知，即商品審查意見通知。

美國雖然是尼斯協(xié)定成員國，但是不完全采用尼斯分類，也沒有類似國內(nèi)這樣完全固定成文的分類表，僅有官網(wǎng)上公布的主要供參考的可以接受的商品服務(wù)分類表述，部分也主要是起指導(dǎo)作用；原則上只要商品和服務(wù)的表述足夠具體，可以被審查員理解，就可以被接受。根據(jù)審查實踐和代理經(jīng)驗，有些官網(wǎng)上公布的可以被接受的商品和服務(wù)表述在審查的時候也會被美國審查員下發(fā)審查意見通知，要求修改或進一步細化。

美國審查員有較大的自由裁量權(quán)，下發(fā)審查意見也較為隨意，他們將審查意見視為一種與申請人溝通的方式。在他們下發(fā)審查意見后，申請人可作為平等的一方與之闡述自己的觀點。如果申請人的意見有道理，他們是很樂意撤回其審查意見通知的。另外，經(jīng)過與審查員溝通后，也可能會得到一個更為滿意、更符合申請人要求的商品或服務(wù)表述，因此下發(fā)審查意見也不完全是一件壞事。

鑒于美國這種有別于世界絕大多數(shù)國家/地區(qū)的獨特商品/服務(wù)分類制度，對于市場上新推出的尼斯分類表中還沒有的非規(guī)范商品/服務(wù)，都可以先在美國嘗試提交申請，以先在美國取得保護，然后逐步在其他嚴格采用尼斯分類的國家/地區(qū)取得保護，這也不失為一種充分有效合理利用美國獨特的商品/服務(wù)分類制度以占得商業(yè)先機的好方法。

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