何為商標(biāo)實際使用？認(rèn)定證據(jù)？商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓和許可是否為“使用”？

一、案例

一審:（2017）京73行初8531號

二審:（2018）京行終2661號

二、基本案情

訴爭商標(biāo)系第3968902號“華山論劍”商標(biāo)，于2004年3月22日向國家工商行政管理總局商標(biāo)局(簡稱商標(biāo)局)提出注冊申請，核定使用在第41類“教育;安排和組織會議;收費圖書館;書籍出版;節(jié)目制作;文娛活動;俱樂部服務(wù)(娛樂或教育);健身俱樂部;動物園;經(jīng)營彩票”服務(wù)上，商標(biāo)權(quán)專用期限至2027年1月6日，現(xiàn)商標(biāo)權(quán)人為華山論劍公司。

2016年11月16日，商標(biāo)局決定訴爭商標(biāo)予以撤銷。華山論劍公司不服第Y9617號決定書，于2016年12月29日向國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會(簡稱商標(biāo)評審委員會)提起復(fù)審。2017年9月21日，商標(biāo)評審委員會作出復(fù)審決定，認(rèn)定：華山論劍公司提交的相關(guān)商標(biāo)許可合同僅能證明訴爭商標(biāo)許可授權(quán)情況，不能證明訴爭商標(biāo)的實際使用情況，相關(guān)圖片及名片均為自制證據(jù)，無形成時間，在沒有其他有效證據(jù)作證的情況下，難以認(rèn)定訴爭商標(biāo)的實際使用情況。商標(biāo)評審委員會決定：訴爭商標(biāo)予以撤銷。

華山論劍公司不服商標(biāo)評審委員會的決定向法院起訴，兩審法院均認(rèn)為訴爭商標(biāo)未進行實際使用而駁回其訴訟請求。

三、爭議焦點

訴爭商標(biāo)在核定使用的商品上在指定期間是否進行了真實、合法、有效的使用。

四、法院觀點

一審法院認(rèn)為，華山論劍公司在行政階段提交的證據(jù)3中其與陜西祖華就業(yè)指導(dǎo)咨詢服務(wù)有限公司簽訂的商標(biāo)許可使用合同因存在多份復(fù)印件授權(quán)代表手簽姓名不統(tǒng)一的情況，故對其真實性不予認(rèn)可。商標(biāo)使用的照片、華山論劍公司的辦公場所和名片使用“華山論劍”的照片均為自制證據(jù)，真實性和產(chǎn)生時間無法確認(rèn);證據(jù)3中的祖華教育網(wǎng)站使用“華山論劍”商標(biāo)的截圖不能顯示網(wǎng)址及形成時間，真實性和產(chǎn)生時間亦無法確認(rèn)，上述證據(jù)均不能證明訴爭商標(biāo)在指定期間內(nèi)在教育等服務(wù)上有實際使用。另外，證據(jù)1中華山論劍公司與西安市戶外運動協(xié)會簽訂的商標(biāo)許可使用合同、證據(jù)2中華山論劍公司與陜西淵博文化傳播有限公司簽訂的商標(biāo)許可使用合同均沒有其他有效證據(jù)予以佐證，不能證明上述合同已經(jīng)實際履行以及訴爭商標(biāo)在指定期間內(nèi)在教育等服務(wù)上進入了商品流通領(lǐng)域。

二審法院認(rèn)為，商標(biāo)的使用是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。即使華山論劍公司提交的商標(biāo)許可使用合同屬實，商標(biāo)許可使用合同也只能體現(xiàn)當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)實施的行為，而不能證明當(dāng)事人確實依據(jù)合同約定實施了該行為。華山論劍公司提交的其他證據(jù)均無法體現(xiàn)形成時間，不足以證明訴爭商標(biāo)在指定期間內(nèi)在核定使用的服務(wù)上進行了真實、合法、有效的使用。

五、律師視角

1.何謂非商標(biāo)意義上的使用？

(1)商標(biāo)注冊信息的公布或者商標(biāo)注冊人關(guān)于對其注冊商標(biāo)享有專用權(quán)的聲明;

(2)未在公開的商業(yè)領(lǐng)域使用;

(3)僅作為贈品使用;

(4)僅以維持商標(biāo)注冊為目的的象征性使用。

2.可證明商標(biāo)實際使用的證據(jù)
(1)采取直接貼附、刻印、烙印或者編織等方式將商標(biāo)附著在商品、商品包裝、容器、標(biāo)簽等上，或者使用在商品附加標(biāo)牌、產(chǎn)品說明書、介紹手冊、價目表等上;

(2)商標(biāo)使用在與商品銷售有聯(lián)系的交易文書上，包括使用在商品銷售合同、發(fā)票、票據(jù)、收據(jù)、商品進出口檢驗檢疫證明、報關(guān)單據(jù)等上;

(3)商標(biāo)使用在廣播、電視等媒體上，或者在公開發(fā)行的出版物中發(fā)布，以及以廣告牌、郵寄廣告或者其他廣告方式為商標(biāo)或者使用商標(biāo)的商品進行的廣告宣傳;

(4)商標(biāo)在展覽會、博覽會上使用，包括在展覽會、博覽會上提供的使用該商標(biāo)的印刷品以及其他資料;

(5)其他符合法律規(guī)定的商標(biāo)使用形式。

3.商標(biāo)不使用的期限計算

商標(biāo)連續(xù)三年不使用則可由申請人提起由商標(biāo)局依職權(quán)予以撤銷，對于三年的時間起算點到底是以注冊之日起正推3年還是自申請人提出撤銷申請之日向前推算三年?我國商標(biāo)局的做法采用后者，既便于實踐的操作，又更符合立法本意。

4.注冊商標(biāo)許可他人或轉(zhuǎn)讓行為是否為使用？

對于注冊商標(biāo)后許可他人使用的行為是否屬于商標(biāo)使用，審判實踐中的判定不一存在許可使用合同或者備案為準(zhǔn)，而是更加關(guān)注被許可人在該有效合同期間內(nèi)的使用行為是否是實際使用，若僅有許可使用合同作為使用商標(biāo)的抗辯，法院不予采納。簡而言之，如果只是單純的轉(zhuǎn)讓或者許可，則其實際上只是“象征性使用”，其并不具有使用商標(biāo)的真實意圖，更不能發(fā)揮商標(biāo)標(biāo)識商品或者服務(wù)來源的基本功能，因此這種行為就是不能夠認(rèn)定為商標(biāo)使用的。

5.“實際使用”是否需要具備“使用意圖”？

商標(biāo)使用者只有具有真實的使用意圖，將商標(biāo)不斷的用于商業(yè)活動中時，其商標(biāo)才可以逐漸的與其商品或者服務(wù)建立起一種一一對應(yīng)的關(guān)系，公眾也就可以通過商標(biāo)來判別商品或者服務(wù)的來源。相反，如果使用者并沒有真實使用商標(biāo)的意圖，那么這種無意圖的使用行為就只是一種為了規(guī)避商標(biāo)監(jiān)管的“象征性使用”，從商標(biāo)法的立法總之上來看是為了促進商標(biāo)的有效使用和管理秩序，避免資源的浪費和無效占有，因此沒有“使用意圖”的“使用”行為會被法院判定沒有進行商標(biāo)使用。

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